Подача международной заявки на товарный знак

Международная регистрация товарных знаков осуществляется в соответствии с Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 27 июня 1989 г. (далее – Протокол). Протокол предусматривает подачу в ведомство происхождения (в Республике Казахстан – РГП “Национальный институт интеллектуальной собственности" (далее – НИИС)) международной заявки, содержащей указание стран и/или международных организаций (далее – страны), подписавших Протокол.  Актуальный список членов размещен на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – ВОИС) www.wipo.int/madrid/ru/members/. В случае успешного завершения процедуры международной регистрации товарный знак признается зарегистрированным в указанных в международной заявке странах так, как если бы заявка была подана в ведомства этих стран напрямую.

Преимуществами международной регистрации, помимо указанного выше (единая заявка), являются:

  1. уплата пошлины в единой валюте (швейцарских франках);
  2. централизованное управление международной регистрацией (подача в Международное бюро ВОИС единого ходатайства о внесении изменений, продлении срока действия регистрации и т. п. без посредничества патентных поверенных в указанных странах);
  3. возможность последующего территориального расширения охраны товарного знака (указания стран, не включенных в международную заявку изначально).

Лицо, желающее подать международную заявку, должно:

  1. иметь связь со страной ведомства происхождения. Связь выражается в наличии гражданства, либо постоянного места жительства, либо действительного и не фиктивного промышленного или торгового предприятия в этой стране;
  2. иметь в ведомстве происхождения национальную заявку на товарный знак (в Республике Казахстан это должна быть заявка, по которой завершена формальная экспертиза и вынесено решение о принятии к рассмотрению) либо регистрацию товарного знака, причем этот знак должен быть тождественен знаку по будущей международной заявке.

Международная заявка оформляется заявителем на английском либо французском языке на официальном бланке ВОИС ММ2 (ссылка на бланки ВОИС http://www.wipo.int/madrid/en/forms/) и должна соответствовать требованиям Статьи 3 Протокола и Правила 9 Общей инструкции к Мадридскому соглашению и Протоколу. Главное из предъявляемых требований состоит в том, чтобы сведения, содержащиеся в международной заявке, были тождественны сведениям национальной заявки либо регистрации, на которых международная заявка основана.

При подготовке к подаче международной заявки рекомендуется пользоваться следующими инструментами, размещенными на сайте ВОИС:

  1. «Международная регистрация знаков - расчет пошлин» International Registration of Marks – Fee calculation (http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp), что помогает определить доступность процедуры международной регистрации для той или иной страны, а также размер международной пошлины, которая причитается за подачу международной заявки;
  2. «Пояснениями по заполнению официального бланка заявки MM2» (http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/ru/docs/making_the_most_of_the_madrid_system_mm_forms.pdf);
  3. «Менеджером товаров и услуг Мадрид» Madrid Goods & Services Manager (https://webaccess.wipo.int/mgs/). «Менеджер» помогает перевести перечень товаров и услуг на язык международной заявки (если содержащиеся в заявке термины включены в «Менеджер») и в ряде случаев определить допустимость формулировок товаров и услуг в указанных странах.

Международная заявка подается в НИИС. Как ведомство происхождения НИИС предъявляет к заявке дополнительные формальные требования. Согласно им одновременно с международной заявкой в патентный орган подаются:

  1. ходатайство об оформлении или проверке  международной заявки и направлении ее в Международное бюро ВОИС;
  2. документ, подтверждающий уплату национальной патентной пошлины в установленном размере http://kazpatent.kz/ru/tarify;
  3. документ, подтверждающий уплату международной пошлины в установленном размере;
  4. документ, удостоверяющий полномочия патентного поверенного (если международная заявка подается патентным поверенным);
  5. два экземпляра заявленного на регистрацию обозначения форматом 8 х 8 см дополнительно к экземпляру, помещенному на бланке международной заявки;
  6. при необходимости иные документы, в частности декларация о намерении использовать международный товарный знак.

Международная заявка и прилагаемые к ней документы, за исключением изображений заявленного на регистрацию обозначения, подаются в двух экземплярах. Все документы, кроме международной заявки, предоставляются на казахском либо русском языке.

Международная пошлина состоит из:

  1. основной пошлины (за подачу заявки на международную регистрацию) – 653 швейцарских франка для черно-белых знаков и 903 швейцарских франка для цветных;
  2. дополнительной пошлины (за каждый класс товаров и услуг сверх трех) – 100 швейцарских франков;
  3. добавочной пошлины (за указание каждой страны) – 100 швейцарских франков.

При указании стран, установивших в соответствии с Протоколом индивидуальные пошлины, дополнительная и добавочная пошлины заменяются на индивидуальные.

Международная пошлина уплачивается в швейцарских франках на банковский счет ВОИС (см. подпункт «bank transfer»). Для того, чтобы уплаченная пошлина была правильно идентифицирована Международным бюро ВОИС, в платежном поручении должны быть указаны следующие сведения:

  1. наименование и полный почтовый адрес плательщика;
  2. в назначении платежа – «Fee for filing international application for trademark (указать наименование знака, если есть) based on national application No. (указать) (вариант: national registration No. (указать)) in the name of (указать заявителя по международной заявке – для случаев, когда он отличается от плательщика международной пошлины)».

Процедура экспертизы международной заявки многоэтапная. НИИС рассматривает поступившую международную заявку и прилагаемые к ней документы и при несоответствии их нормам национального или международного законодательства направляет заявителю запрос. Отвечающая всем требованиям международная заявка пересылается в Международное бюро ВОИС. Международное бюро проводит предварительную экспертизу заявки. Если результат экспертизы положительный, знак регистрируется в международном реестре и публикуется в официальном издании «Бюллетень международных знаков ВОИС». Одновременно Международное бюро уведомляет о регистрации владельца, направляя ему свидетельство о регистрации (certificate of registration), и ведомства указанных в международной регистрации стран. В течение 12 или 18 месяцев с даты уведомления эти ведомства проводят экспертизу международной регистрации в соответствии с национальным законодательством и в случае необходимости выносят предварительный отказ в охране, который пересылается владельцу через Международное бюро. Отказ может быть оспорен владельцем в соответствии с требованиями законодательства той страны в которой проведена экспертиза по существу.

В течение 5 лет международная регистрация зависит от национальной (базовой) регистрации или заявки, на основании которой была подана международная заявка. До истечения этого срока охрана, возникающая в результате международной регистрации, прекращается или соответствующим образом ограничивается в случае отзыва национальной заявки, принятия окончательного решения о полном или частичном отказе в регистрации, прекращения действия национальной регистрации, признания национальной регистрации недействительной полностью или частично. По истечении 5 лет международная регистрация становится независимой от базовой регистрации.

Срок действия международной регистрации составляет 10 лет с неограниченной возможностью продления, каждый раз на новые 10 лет.

Все действия с международной регистрацией осуществляются ее владельцем самостоятельно путем направления на адрес ВОИС (World Intellectual Property Organization, Chemin des Colombettes 34, CH-1211 Geneva, Switzerland) соответствующего ходатайства (с уплатой установленной пошлины). Подробная информация о возможности внесения тех или иных изменений в международную регистрацию и порядке их внесения содержится в Руководстве ВОИС по международной регистрации знаков (на английском языке в редакции от 2016 года) http://www.wipo.int/treaties/ru/registration/madrid/summary_madrid_marks... (редакция от 2008 года) размещено Руководство в переводе на русский язык http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/international_documents/international_agreement/dog_zak_tz на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности Российской Федерации.

Информация по международным регистрациям (в виде выписок или иная) предоставляется  Международным бюро ВОИС.

 

 

Ербол Оспанов